Deutsche marke statt nichtiger Gemeinschaftsmarke – und die zwischenzeitliche Markenverletzung

Eine Verletzungshandlung, die während der Geltung einer später für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke und noch vor der Eintragung der aus der Gemeinschaftsmarke im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b EGV 207/2009 hervorgegangenen deutschen Klagemarke stattgefunden hat, löst weder Ansprüche wegen Verletzung der gemäß Art. 55 Abs. 2 EGV 207/2009 mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche nach dem Markengesetz wegen Verletzung der zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetragenen deutschen Klagemarke aus.

Schadensersatz wegen Markenverletzung[↑]

Der Markeninhaberin stehen keine auf die Verletzung der Klagemarke gestützten Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 MarkenG), Vernichtung (§ 18 Abs. 1 MarkenG), Auskunftserteilung (§ 242 BGB) und Erstattung der Abmahnkosten (§ 14 Abs. 6 MarkenG, § 683 Satz 1, §§ 677, 670 BGB) zu. Es fehlt an einer für diese Ansprüche erforderlichen Verletzung der Klagemarke durch die Markenverletzerin.

Im Streitfall besteht die Besonderheit, dass die von der Markeninhaberin zur Begründung der auf Schadensersatz, Auskunft, Vernichtung und Erstattung der Abmahnkosten gerichteten Annexanträge geltend gemachte Verletzungshandlung im Mai 2008 und damit zwar während der Geltung der erst später (23.11.2011) durch rechtskräftige Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union im Hinblick auf die in Rede stehende Ware „Telefone“ mit Wirkung ex tunc gelöschten Gemeinschaftsmarke Nr. 003603883 stattgefunden hat, aber noch vor der am 9.07.2012 erfolgten Eintragung der aus der Gemeinschaftsmarke im Wege der Umwandlung hervorgegangenen nationalen Klagemarke.

In einer solchen Konstellation bestehen weder Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche wegen Verletzung der nationalen Marke.

Die geltend gemachten Annexansprüche stehen der Markeninhaberin nicht gemäß § 125b Nr. 2 MarkenG wegen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke zu. Die Gemeinschaftsmarke der Markeninhaberin ist durch die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt am 20.11.2009 für die in Klasse 9 geschützten Waren wegen einer beschreibenden Bedeutung des Markenworts in der französischen Sprache für nichtig erklärt worden. Die dagegen gerichtete Klage der Markeninhaberin hat das Gericht der Europäischen Union mit seiner Entscheidung vom 23.11.2011 zurückgewiesen. Gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV gelten damit die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke als von Anfang an nicht eingetreten.

Die Markeninhaberin kann die geltend gemachten Annexansprüche nicht auf eine Verletzung der deutschen Klagemarke stützen.

Gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG entsteht der Markenschutz durch die Eintragung der Marke in das vom Patentamt geführte Register. Die Klagemarke ist jedoch erst am 9.07.2012 und damit nach der im Mai 2008 vorgenommenen Verletzungshandlung als deutsche Wortmarke Nr. 302012027194 unter anderem für die im Streitfall maßgebende Ware „Telefone“ eingetragen worden.

Die Markeninhaberin kann die geltend gemachten Annexansprüche auch nicht deswegen auf eine Verletzung der Klagemarke stützen, weil diese Marke im Wege der Umwandlung aus der Gemeinschaftsmarke hervorgegangen ist.

Allerdings kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b GMV beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt wird, soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert. Die nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke hervorgeht, genießt in dem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder den Prioritätstag der Gemeinschaftsmarke sowie gegebenenfalls den nach Art. 34 oder Art. 35 GMV beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses Staates (Art. 112 Abs. 3 GMV). Die Markeninhaberin hat im Streitfall innerhalb der in Art. 112 Abs. 6 GMV geregelten dreimonatigen Frist einen Antrag auf Umwandlung gestellt. Auf ihren Antrag auf Umwandlung der Gemeinschaftsmarke ist die Bezeichnung „AMPLIDECT“ seit dem 9.07.2012 als deutsche Wortmarke Nr. 302012027194 mit der Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke (9.01.2004) für die Ware „Telefone“ eingetragen worden.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf1 hat aufgrund dieser Umwandlung eine Verletzung der Klagemarke angenommen. Der Umstand, dass die Klagemarke erst am 9.07.2012 und damit nach der als Rechtsverletzung behaupteten Benutzung der Bezeichnung AMPLITEQ durch die Markenverletzerin im Jahr 2008 eingetragen worden sei, stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen. Das Wesen der nationalen Folgemarke erschöpfe sich nicht in der Inanspruchnahme der Priorität der Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Vielmehr verkörperten die angemeldete Gemeinschaftsmarke und die aus dieser im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke unbeschadet ihres räumlich beschränkten Schutzbereichs dasselbe materielle Schutzrecht. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Allerdings ist im Hinblick auf die Frage, ob die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung Auswirkungen auf einen auf sie gestützten Widerspruch gegen eine Markenanmeldung hat, umstritten, welche Reichweite der in Art. 112 Abs. 3 GMV angeordneten Wirkung einer Umwandlung zukommt.

Teilweise wird vertreten, die im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 GMV entstehende nationale Marke sei ein von der Gemeinschaftsmarke unabhängiges und eigenständiges Schutzrecht. Die Wirkung der Umwandlung im Sinne von Art. 112 Abs. 3 GMV sei darauf beschränkt, dass die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke die zeitliche Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke in Anspruch nehmen könne2.

Eine andere Auffassung, der sich das Oberlandesgericht Düsseldorf3 angeschlossen hat, geht davon aus, dass sich die Wirkung der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 3 GMV nicht darin erschöpft, dass die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke die zeitliche Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke in Anspruch nehmen kann. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung und die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke seien vielmehr als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen4.

Vorliegend kann dieser Meinungsstreit allerdings auf sich beruhen. Im Streitfall geht es nicht um die Frage, ob die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung Auswirkungen auf einen auf sie gestützten Widerspruch gegen die Markenanmeldung eines Dritten hat, sondern darum, ob Ansprüche wegen Verletzung einer später gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke, die nach der in Frage kommenden Verletzungshandlung in eine nationale Marke umgewandelt wurde, über den Zeitpunkt der Eintragung dieser nationalen Marke hinaus zurückreichen. Dies ist zu verneinen5. Selbst wenn die Gemeinschaftsmarke und die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen sein sollten, entsteht der nach Löschung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke allein noch bestehende Markenschutz aus der nationalen Marke nach dem eindeutigen Wortlaut des § 4 Nr. 1 MarkenG erst durch die Eintragung der Marke. Die Klagemarke ist jedoch im Streitfall erst am 9.07.2012 und damit nach der geltend gemachten Verletzungshandlung eingetragen worden.

Die auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf die Verurteilung zur Auskunftserteilung, zur Vernichtung und zur Zahlung von Abmahnkosten gerichtete Klage kann gleichwohl nicht insgesamt abgewiesen werden. Die Markeninhaberin hat ihre Klage hilfsweise auch auf Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht gestützt und insoweit vorgetragen, die Markenverletzerin habe ihren guten Ruf sowie vertrauliche Informationen über den einschlägigen Markt und den Vertriebskanal ausgenutzt, die der Markenverletzerin bei den Verhandlungen über eine Zusammenarbeit überlassen worden seien. Außerdem habe die Markenverletzerin die Absatzmöglichkeiten der Markeninhaberin behindert und eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr begründet. Das Oberlandesgericht Düsseldorf6 hat – von seinem Standpunkt aus konsequent – hierzu keine Feststellungen getroffen. Insoweit ist die Sache nach § 563 Abs. 1 ZPO an das Oberlandesgericht Düsseldorf7 zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist.

Unterlassungsanspruch wegen Markenverletzung[↑]

Der Markeninhaberin steht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG ein Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr zu.

Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr ist gegeben. Zwar fehlt es im Streitfall an einer Verletzungshandlung nach Eintragung der Klagemarke und damit an der für einen Verletzungsunterlassungsanspruch erforderlichen Wiederholungsgefahr. Es liegt jedoch aufgrund der im Februar 2008 vorgenommenen Anmeldung der Marken ampliteq der Markenverletzerin eine für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch ausreichende Erstbegehungsgefahr vor.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen8.

Für den Bundesgerichtshof liegen im Streitfall keine besonderen Umstände vor, die der Annahme einer Erstbegehungsgefahr entgegenstehen.

Ohne Erfolg macht die Markenverletzerin geltend, die Markenanmeldung der Markenverletzerin sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als die Markeninhaberin über keine Markenrechte verfügt habe, weil die seinerzeit noch registrierte Gemeinschaftsmarke ex tunc weggefallen sei.

Die Annahme einer Erstbegehungsgefahr aufgrund einer Markenanmeldung ist davon unabhängig, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung möglicherweise eine in Kraft stehende identische oder verwechslungsfähige Marke eines Dritten besteht. Maßgeblich ist vielmehr allein die tatsächliche Vermutung, dass eine Benutzung des als Marke angemeldeten Zeichens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorgetragen werden, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen9.

Die Markenverletzerin meint ferner, auf die deutsche Klagemarke könnten Unterlassungsansprüche erst ab dem Zeitpunkt ihrer Registrierung gestützt werden. Zum Zeitpunkt der Eintragung der deutschen Marke hätten die Markenrechte der Markenverletzerin bereits bestanden. Während des gesamten Zeitraums habe die Markenverletzerin keine aktiven Handlungen vorgenommen, die eine Begehungsgefahr begründen könnten.

Damit kann die Markenverletzerin ebenfalls nicht durchdringen. Sie berücksichtigt insoweit wiederum nicht, dass es für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr allein auf die Anmeldung und Eintragung der Marken der Markenverletzerin und die dadurch begründete tatsächliche Erwartung einer zukünftigen Benutzungsaufnahme, nicht aber auf das Bestehen von Markenrechten der Markeninhaberin oder auf die bereits erfolgte Vornahme aktiver Benutzungshandlungen durch die Markenverletzerin ankommt.

Aus den gleichen Gründen kann auch dem Einwand der Markenverletzerin nicht zugestimmt werden, die Anmeldungen der Marken der Markenverletzerin seien in einer „schutzrechtsfreien Zeit“ erfolgt, der Streitfall sei deshalb nicht anders zu behandeln als eine Verletzungshandlung, die in bereits verjährtem Zeitraum stattgefunden habe. Soweit der Bundesgerichtshof angenommen hat, dass als Grundlage für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr keine Verletzungshandlung herangezogen werden kann, die in verjährter Zeit begangen wurde, lag dem die im Streitfall nicht einschlägige Erwägung zugrunde, dass anderenfalls die Verjährungsregelungen umgangen würden10.

Die Markenverletzerin hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, es liege auch keine Erstbegehungsgefahr wegen des Unterlassens der Rückgängigmachung der Markenanmeldung und eintragung vor; insbesondere könne aus dem „Registriertlassen“ der Marken nicht auf die Bereitschaft der Markenverletzerin geschlossen werden, Schutzrechte Dritter zu verletzen. Im Streitfall liegt eine Erstbegehungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des aktiven Tuns, nämlich der Anmeldung der Marken „ampliteq“ durch die Markenverletzerin vor. Für eine im Streitfall maßgebliche Begründung der Erstbegehungsgefahr durch die Anmeldungen der Marken ist es auch nicht erforderlich, dass die Markenverletzerin dadurch ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben hat, Schutzrechte Dritter zu verletzen. Ausreichend ist vielmehr die Erwartung, dass derjenige, der ein Zeichen als Marke anmeldet, dieses Zeichen für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in naher Zukunft auch benutzen wird. Dies gilt erst recht, wenn die Marke – wie im Streitfall – eingetragen wird.

Der Annahme eines vorbeugenden Unterlassungsanspruchs stehen auch keine prozessualen Gründe entgegen.

Entgegen der Ansicht der Markenverletzerin liegt keine in der Markenverletzerinsinstanz unzulässige Klageänderung vor. Die Markeninhaberin hat nicht zwei verschiedene Streitgegenstände geltend gemacht.

Wird im Prozess neben einem Verletzungsunterlassungsanspruch ein vorbeugender Unterlassungsanspruch geltend gemacht, bestimmt sich die Frage, ob es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände handelt, nach den allgemeinen Regeln11. Ist – wie im Streitfall – dem auf Unterlassung gerichteten Antrag nicht zu entnehmen, ob es sich um einen Verletzungsunterlassungsanspruch oder um einen vorbeugenden Unterlassungsantrag handelt, kommt es auf den Klagegrund, mithin darauf an, ob es sich um einen einheitlichen Sachverhalt oder um mehrere zur Anspruchsbegründung herangezogene Lebenssachverhalte handelt12. So liegen grundsätzlich unterschiedliche Streitgegenstände vor, wenn ein Unterlassungsanspruch zum einen wegen der vorprozessual begangenen Verletzungshandlung auf Wiederholungsgefahr und zum anderen auf Erstbegehungsgefahr wegen Erklärungen gestützt wird, die der in Anspruch Genommene erst später im gerichtlichen Verfahren abgibt13. Hier liegt der Fall jedoch anders. Die Markeninhaberin hat sich zur Begründung ihres Unterlassungsantrags sowohl auf den Vertrieb eines schnurlosen Telefons für Menschen mit Hör- und Sehschwächen unter der Bezeichnung „ampliteq“ durch die Markenverletzerin ab Mai 2008 als auch auf die im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang damit am 28.02.2008 erfolgten Markenanmeldungen der Markenverletzerin gestützt. Insoweit ist ein einheitlicher, bereits vor Klageerhebung abgeschlossener Lebenssachverhalt gegeben.

Die durch die Anmeldung der Marken der Markenverletzerin entstandene Erstbegehungsgefahr ist nicht dadurch entfallen, dass die Markenverletzerin die Benutzung der Marke „ampliteq“ nach Zustellung einer durch die Markeninhaberin erwirkten einstweiligen Verfügung im August 2008 eingestellt und ihre Produkte seitdem unter der Bezeichnung „Amplicom“ vertrieben hat. Der Wegfall der durch eine Markenanmeldung entstandenen Erstbegehungsgefahr setzt ein auf den Fortfall der rechtlichen Wirkungen der Anmeldung gerichtetes eindeutiges Verhalten wie die Rücknahme der Markenanmeldung oder den Verzicht auf die Eintragung der Marke voraus14.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf15 hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „AMPLIDECT“ und der von der Markenverletzerin angemeldeten Marke „ampliteq“ bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt16. Diese Bejahung dieser Anspruchsvoraussetzungen billigte der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall.

Umwandlung einer deutschen Marke aus einer Gemeinschaftsmarke[↑]

Die Frage, ob die deutsche Marke, die im Wege der Umwandlung aus einer Gemeinschaftsmarke entsteht, ein von der Gemeinschaftsmarke unabhängiges und eigenständiges Schutzrecht ist oder Gemeinschaftsmarke und deutsche Marke materiell dasselbe Schutzrecht sind, ist nicht entscheidungserheblich. Schon aus diesem Grund ist zu diesem Fragenkreis kein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erforderlich. Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob es sich nicht ohnehin um eine Frage handelt, deren Beurteilung in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats fällt, dessen Recht die umgewandelte nationale Marke unterfällt. Jedenfalls kommt es auf die von der Markenverletzerin zu diesem Fragenkreis formulierten Vorlagefragen nicht an. Im Übrigen bestehen im Streitfall keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts, so dass ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV nicht geboten ist17.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 15/14

  1. OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.12.2013 – I-20 U 162/12 []
  2. vgl. BPatG, Beschluss vom 09.11.2004 27 W (pat) 172/02 22 TAXI MOTO/MOTO []
  3. OLG Düsseldorf, aaO. []
  4. BPatG, Beschluss vom 08.08.2007 32 W (pat) 272/03, GRUR 2008, 451, 452 WEB VIP/VIP; BPatG, Beschluss vom 11.10.2007 26 W (pat) 78/04 33 THE CANNABIS CLUB SUD/CANNABIS; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 42 Rn. 71; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 125b Rn. 7; Bender in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Rn. 1253; Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 125d Rn. 12; vgl. auch Draheim in BeckOK.MarkenR, Stand 1.05.2015, § 42 Rn. 77 []
  5. ebenso Eisenführ, Festschrift v. Mühlendahl, 2005, S. 341, 357; vgl. auch Draheim in BeckOK.MarkenR, Stand 1.05.2015, § 42 Rn. 77 []
  6. OLG Düsseldorf, aaO. []
  7. OLG Düsseldorf, aaO. []
  8. BGH, Urteil vom 22.01.2014 – I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 30 = WRP 2014, 452 – REAL Chips, mwN []
  9. vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 30 – REAL Chips, mwN []
  10. BGH, Urteil vom 31.05.2001 – I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 – Berühmungsaufgabe; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 16 Rn. 31 []
  11. Fezer/Büscher, UWG, 2. Aufl., § 8 Rn. 97 []
  12. vgl. BGH, Urteil vom 26.01.2006 – I ZR 121/03, GRUR 2006, 429 Rn. 22 = WRP 2006, 584 Schlank-Kapseln; Fezer/Büscher aaO § 8 Rn. 97 []
  13. BGH, GRUR 2006, 429 Rn. 22 Schlank-Kapseln; BGH, Urteil vom 23.02.2006 – I ZR 272/02, BGHZ 166, 253 Rn. 25 – Markenparfümverkäufe []
  14. vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 35 f. – REAL Chips []
  15. OLG Düsseldorf, aaO. []
  16. st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 18.09.2014 – I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 37 = WRP 2014, 1214 – Gelbe Wörterbücher, mwN []
  17. vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.1982 – 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 C.I.L.F.I.T []