Unterlassungserklärung nach markenrechtlicher Abmahnung – und ihre spätere Beseitigung

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Bei Unterlassungserklärungen, die nach marken- oder wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen abgegeben werden, entspricht es in aller Regel dem objektiven Interesse beider Vertragsparteien, ihre Beseitigung nur dann zuzulassen, wenn auch der Durchsetzung eines entsprechenden Vollstreckungstitels entgegengetreten werden kann. Das setzt regelmäßig Gründe voraus, auf die sich auch eine Vollstreckungsabwehrklage stützen lässt.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Voraussetzungen einer Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigem Grund nach § 314 BGB und einer Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterscheiden sich die Kündigung aus wichtigem Grund und wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage im Anwendungsbereich und im Zumutbarkeitsmaßstab. Während die außerordentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses nach § 314 BGB ein vertragsimmanentes Mittel zur Auflösung der Vertragsbeziehung darstellt, handelt es sich bei der Auflösung eines Vertrags wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB um eine von vornherein auf besondere Ausnahmefälle beschränkte rechtliche Möglichkeit, die zur Vermeidung untragbarer, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbarer Folgen unabweisbar erscheinen muss. An die Vertragsauflösung aufgrund Wegfalls der Geschäftsgrundlage sind daher strengere Anforderungen zu stellen als an die außerordentliche Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses1. Auch ohne Kündigung kann einem vertraglichen Vertragsstrafeanspruch ausnahmsweise der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegenstehen, wenn der Anspruch dem Gläubiger aufgrund einer erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, das heißt ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht2. An diesen zu § 242 BGB entwickelten Grundsätzen hat sich durch die Kodifizierung der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) und des Kündigungsrechts von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.20013 nichts geändert.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist im Streitfall vorrangig zu prüfen, ob die Unterlassungsschuldner die Unterlassungserklärungen außerordentlich kündigen konnten. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bildet der Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbot zugrundeliegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs einen wichtigen Grund, der die Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung rechtfertigt4. Maßgeblich dafür ist, dass der Schuldner in einem solchen Fall die Zwangsvollstreckung aus einem entsprechenden gerichtlichen Titel im Wege einer Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO für unzulässig erklären lassen kann. Der Gläubiger hat an der Fortsetzung des Unterlassungsvertrags kein schützenswertes Interesse mehr, wenn ein entsprechender Unterlassungstitel mit der Vollstreckungsabwehrklage aus der Welt geschafft werden könnte5. Einer Gesetzesänderung steht der Fall gleich, dass das dem Schuldner aufgrund eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs untersagte Verhalten aufgrund einer höchstrichterlichen Leitentscheidung nunmehr eindeutig als rechtmäßig zu beurteilen ist6.

Allerdings ist eine vom Deutschen Patent- und Markenamt im Löschungsverfahren geäußerte Rechtsansicht aber nicht mit diesen Fällen vergleichbar. Ihre Auswirkungen entsprechen in keiner Weise einer Gesetzesänderung oder einer die Rechtslage allgemein verbindlich klärenden höchstrichterlichen Leitentscheidung7. Nach Zurückweisung des Löschungsantrags hat die Wort-Bild-Marke des Unterlassungsgläubigers nach wie vor Bestand. Auf die Begründung der Zurückweisung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ließe sich auch keine Vollstreckungsabwehrklage gegen einen gerichtlichen Unterlassungstitel stützen, der inhaltlich den Unterlassungserklärungen entspricht.

Änderungen in der rechtlichen Beurteilung des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs, der dem Unterlassungsvertrag zugrunde liegt, die für eine außerordentliche Kündigung nicht ausreichen, sind regelmäßig nicht geeignet, einen Wegfall der Geschäftsgrundlage zu begründen oder die Geltendmachung des vertraglichen Unterlassungsanspruchs rechtsmissbräuchlich erscheinen zu lassen.

Die Beurteilung der Frage, ob der vom Unterlassungsgläubiger verfolgte gesetzliche Unterlassungsanspruch bestand, fiel nach der vertraglichen Unterlassungsvereinbarung in den Risikobereich der Unterlassungsschuldner. Nach dem Grundsatz interessengerechter Auslegung8 ist die von der Erwartung beider Parteien abweichende Begründung der Schutzfähigkeit der Klagemarke durch das Deutsche Patent- und Markenamt allein der Risikosphäre der Unterlassungsschuldner zuzuordnen, die die Unterlassungserklärungen abgegeben haben. Im Hinblick auf die streiterledigende, befriedende und einen gerichtlichen Titel ersetzende Funktion von Unterlassungserklärungen entspricht es in aller Regel dem objektiven Interesse beider Vertragsparteien, ihre Beseitigung nur dann zuzulassen, wenn der Grund für die Beseitigung bei einem Vollstreckungstitel als Einwendung nach § 767 ZPO geltend gemacht werden könnte. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einer anderen Beurteilung führen könnten, sind im Streitfall nicht ersichtlich. Die Unterlassungsschuldner hatten im Gegenteil von Anfang an erhebliche Bedenken, ob die Klagemarke Bestand haben würde. Sie haben sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gleichwohl zur Unterlassung verpflichtet, weil sie kein wirtschaftliches Interesse an einer gerichtlichen Auseinandersetzung hatten. Als auflösende Bedingung haben sie nur den Fortfall der Marke vereinbart.

Liegen die Voraussetzungen für eine Kündigung nicht vor, verhält sich der Unterlassungsgläubiger auch nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er die Unterlassungsschuldner an der Kündigungserklärung festhält.

Die Unterlassungsschuldner waren im vorliegenden Fall auch zur Kündigung der Unterlassungsvereinbarungen der Parteien aus wichtigem Grund nach § 314 Abs. 1 BGB nicht berechtigt. Nach dieser Vorschrift liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Das ist im Allgemeinen nur anzunehmen, wenn die Gründe, auf die die Kündigung gestützt wird, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen9. Das ist vorliegend nicht der Fall.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 8. Mai 2014 – I ZR 210/12

  1. vgl. BGH, Urteil vom 26.09.1996 – I ZR 265/95, BGHZ 133, 316, 320, 327 Altunterwerfung I [↩]
  2. BGHZ 133, 316, 329 Altunterwerfung I; Urteil vom 06.07.2000 – I ZR 243/97, GRUR 2001, 85, 86 = WRP 2000, 1404 Altunterwerfung IV [↩]
  3. BGBl. I S. 3138 [↩]
  4. BGHZ 133, 316, 321 Altunterwerfung I [↩]
  5. BGHZ 133, 316, 323 Altunterwerfung I [↩]
  6. BGH, Urteil vom 02.07.2009 – I ZR 146/07, BGHZ 181, 373 Rn. 17 ff. Mescher weis [↩]
  7. vgl. BGH, Urteil vom 09.03.2010 – VI ZR 52/09, GRUR 2010, 946 Rn. 22 = WRP 2010, 772 [↩]
  8. vgl. BGH, Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 9/12, GRUR 2013, 1213 Rn. 32 = WRP 2013, 1620 Sumo, mwN [↩]
  9. BGH, Urteil vom 07.03.2013 – III ZR 231/12, NJW 2013, 2021 Rn. 17, mwN [↩]