Markenschutz einer Zeichenserie

Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht entgegen. Der Schutz einer Zeichenserie kann auch dadurch entstehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie im Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aus einem nur einmalig verwendeten Zeichen kann dagegen der Schutz eines Stammzeichens einer Zeichenserie nicht abgeleitet werden.

Nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke nicht aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 51 Abs. 1 MarkenG gelöscht werden, wenn die Eintragung der älteren Marke am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls hätte gelöscht werden können. Die Eintragung der Marke wird auf Antrag wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung eines Löschungsantrags eine Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht1. Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Kennzeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht2. Die Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar3.

Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen4. Das kann auch dergestalt geschehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie auf dem Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Soweit der Bundesgerichtshof es in Ausnahmefällen unter engen Voraussetzungen für denkbar gehalten hat, in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen zu sehen5, hält er daran nicht fest.

Wie der Gerichtshof der Europäischen Union auf das Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs zur Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL entschieden hat, kann sich der Markeninhaber zur Darlegung der rechtserhaltenden Benutzung auch dann auf die Benutzung eines abgewandelten Zeichens berufen, wenn dieses Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist6. Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht entgegen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 10. Januar 2013 – I ZR 84/09 – PROTI II

  1. vgl. BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 – Castell/VIN CASTEL []
  2. BGH, Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 50 f. = WRP 2009, 831 – Stofffähnchen I []
  3. vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2001 – I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 – Bit/Bud; Beschluss vom 13.12.2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 24 = WRP 2008, 1098 – idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 14 – Castell/VIN CASTEL []
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007 – C234/06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE] []
  5. vgl. BGH, Beschluss vom 25.10.1995 – I ZB 33/93, GRUR 1996, 200, 202 = WRP 1997, 448 – Innovadiclophlont; Urteil vom 22.11.2001 – I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 – BIG []
  6. vgl. EuGH, GRUR 2012, 1257 Rn. 18 bis 30 – Rintisch/Eder []