Markennutzung – und die Oberbegriffe des Warenverzeichnisses

Wird eine Marke rechtserhaltend für Waren benutzt, die unter zwei Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen, ist der umfassendere Oberbegriff zu löschen.

Einer IR-Marke wird auf Antrag wegen Verfalls der Schutz entzogen, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach einem der in § 115 Abs. 2 MarkenG genannten Stichtage nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft den Kläger1. Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese setzt voraus, dass der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären2.

Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern3. Ob die Marke ernsthaft im Inland benutzt worden ist, ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab4. Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen Inlandsbezug aufweisen5. Für international registrierte Marken gelten keine anderen Maßstäbe6.

In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Da die Oberbegriffe eines Warenverzeichnisses dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen zu erfassen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines Warenverzeichnisses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen7. Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so ist im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos zu löschen8.

Bei einer solchen Sachlage sind jedoch nicht beide Oberbegriffe im Warenverzeichnis zu belassen. Vielmehr ist einer von beiden zu löschen. Die Frage, welcher der beiden Oberbegriffe zu löschen ist, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, zu beantworten. Danach ist es gerechtfertigt, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt9.

Im vorliegenden Streitfall besteht die Besonderheit, dass der im Warenverzeichnis verwendete Oberbegriff „outils“ Oberbegriff für mehrere weitere Warengruppen der Warenklasse 08 ist, für die die Streitmarke Geltung beansprucht. Dies betrifft nicht nur die Warengruppe der „instruments à main pour abraser“ (Schleifinstrumente/Handinstrumente), sondern auch die Warengruppen „coutellerie“ (Messerschmiedewaren), „affiloirs“ (Wetzsteine), „meules à aiguiser à main“ (Schleifscheiben/Handwerkzeuge), „meules en émeri“ (Schmirgelschleifscheiben), „limes à aiguilles“ (Nadelfeilen), „limes“ (Feilen), „porteforets“ (Bohrhalter), „perforateurs“ (Locher), „outils à main actionnés manuellement“ (handbetätigte Werkzeuge), „coupoirs“ (Schneidemesser) und „découpoirs“ (Schneidwerkzeuge). Da die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung lediglich für Reibebretter nachgewiesen hat, das Berufungsgericht im Übrigen jedoch keine Feststellungen getroffen hat, die die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke auch für weitere Werkzeuge rechtfertigen, ist es gerechtfertigt, den weiten Oberbegriff der Werkzeuge („outils“) aus dem Warenverzeichnis zu löschen und nur die engere Warengruppe der Schleifinstrumente („instruments à main pour abraser“) im Warenverzeichnis zu belassen. Anderenfalls käme der Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke hinsichtlich der übrigen, vorstehend aufgeführten und in Warenklasse 08 eingetragenen Werkzeuge im Ergebnis keine Wirkung zu, obwohl die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke für diese Warengruppen nicht darlegen konnte.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 27. November 2014 – I ZR 91/13

  1. BGH, Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn.19 = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD; vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 55 Rn. 28; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 55 Rn. 12 []
  2. vgl. BGH, GRUR 2009, 60 Rn.19 LOTTOCARD; BGH, Urteil vom 25.04.2012 – I ZR 156/10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 Orion []
  3. vgl. EuGH, Urteil vom 11.03.2003 C40/01, Slg. 2003, I2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 Ansul/Ajax; Urteil vom 15.01.2009 C495/07, Slg. 2009, I137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 09.06.2011 – I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 Werbegeschenke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 – Orion []
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007 C234/06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 49 = WRP 2012, 940 ZAPPA []
  5. vgl. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 Orion; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 221; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 68; zur Notwendigkeit der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union EuGH, Urteil vom 19.12 2012 C149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 Leno Merken/Hagelkruis [ONEL/OMEL] []
  6. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 68 []
  7. BGH, Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 64 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/Villa Culinaria []
  8. BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 66 – Culinaria/Villa Culinaria []
  9. BGH, Urteil vom 17.05.2001 – I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 ISCO; BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 32 LOTTOCARD []